Лицензионный договор

Передача исключительного права осуществляется, как правило, по ли- цензионному договору. Такой подход использован и в Гражданском кодексе Российской Федерации, что соответствует подходу большинства стран ми­ра к передаче исключительного права.

Лицензионный договор — это заключенное в письменном виде соглашение между правообладателем и правопреемником об условиях передачи ш ключительного права на объект интеллектуальной собственности ш возмездной основе.

Лицензионный договор иногда называют лицензионным соглашением или лицензией. Стороны лицензионного договора имеют особые наимено­вания.

Лицензиар — это правообладатель, передавший исключительное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе ли цензионного договора.

Лицензиат — это лицо, приобретшее у правообладателя исключите^, ное право на объект интеллектуальной собственности на основе лицеи зионного договора.

Существует много видов лицензионных договоров (лицензий). Кратко рассмотрим те из них, что используются при передаче исключительного права интеллектуальной собственности.

Исключительная лицензия — это передача исключительного права или его части по лицензионному договору только одному лицу без сохранении переданного права за первичным правообладателем.

Исключительная лицензия называется полной лицензией, если пере­дается все исключительное право иному лицу. Большинство покупателей предпочитают приобретение исключительной лицензии, поскольку они становятся единственными владельцами переданного исключительном» права на некоторый объект интеллектуальной собственности. Покупатель такой лицензии становится монополистом на использование, произволе! во и продажу товаров, в которых воплощен соответствующий объект им теллектуальной собственности.

Другими словами, система интеллектуальной собственности гаранти­рует правовую монополию производителей товаров, в которых воплощены

ъекты интеллектуальной собственности. Из-за низкой экономической фективности монопольного производства и подавления конкуренции ho многих странах действует антимонопольное законодательство для огра-■ичения монополизма производителей и сговоров между ними (картелей, ■Индикатов и проч.).

Монопольное положение производителей обеспечивается не только Исключительными лицензиями как таковыми. Очень часто объекты ин­теллектуальной собственности создаются как служебные, и исключитель­ное право на них по закону принадлежит работодателю или иному лицу, Финансировавшему разработку и создание объекта интеллектуальной соб­ственности. Аналогичное положение существует и тогда, когда производи­тель самостоятельно разрабатывает те или иные объекты. И в таком случае производитель является первичным правообладателем объектов интеллек­туальной собственности.

Исключительные лицензии обычно продаются учебными, исследова­тельскими организациями, финансируемыми из бюджета, если в зако­нодательстве нет ограничений по такому использованию средств гос-Ьюджета. Индивидуальные разработчики имеют право на продажу Исключительных лицензий, однако уровень таких разработок становится [Неконкурентным в высокотехнологичных областях, поскольку никакое Ьизическое лицо не в состоянии создать значимое техническое решение Вез фундаментальных знаний и современной исследовательской и лабора­торной базы.

Важность исключительных лицензий не следует переоценивать, по­скольку никакой разработчик никогда не предоставит кому-либо исклю­чительную лицензию, если он намерен сам выпускать соответствующую продукцию. Новые разработки ведутся для производства новых товаров, Ргго и позволяет производителю сохранять и расширять свое монопольное положение, а не создавать условия для усиления конкуренции покупателя [исключительной лицензии. С этой точки зрения понятно, почему прода-иотся исключительные лицензии на устаревшие технические решения, ко-1гда основной производитель выжал почти все из соответствующего техни­ческого решения.

Для покупателя лицензия может представлять несомненный эконо­мический интерес, поскольку позволяет наладить производство относи­тельно современной продукции без огромных затрат на фундаментальные и прикладные исследования. Именно этот путь принес несомненный эко­номический успех странам Юго-Восточной Азии, особенно Японии и Южной Корее. Эти страны широко используют зарубежные лицензируе­мые технические решения для создания и совершенствования собственно-I го производства высокотехнологичной или наукоемкой продукции.

Единственная лицензия — это передача исключительного права или его части только одному лицу с сохранением переданного права за первич­ным правообладателем.

278 • Глава 7. Передача исключительного права

Это частный случай исключительной лицензии, при котором сохрани ется переданное исключительное право за первичным правообладателем Достоинством такой лицензии является создание некоторых конкуре и г«ных условий производства товаров основным правообладателем и лицом, которому передано право на производство аналогичных товаров. Таки# лицензии редко встречаются на внутреннем рынке, но могут предостав­ляться производителям, ориентированным на иные рынки, когда конкурен»] ция соответствующих товаров фактически исключена. Этот вид лицензии, там же как и исключительная лицензия, не является широко распространен* ным.

Неисключительная лицензия — это передача исключительного пращ или его части нескольким лицам с сохранением переданного права за перш вичным правообладателем.

Этот вид лицензий часто встречается в производственной сфере. Ocj новной правообладатель старается предоставлять лицензии для производи ства товаров на разных рынках, с тем чтобы не допустить конкуренции еш своими товарами. Считается эффективным метод создания современный производств с минимальными затратами в сравнении с самостоятельное разработкой и производством товаров.

К сожалению, неисключительные лицензии недостаточно Hcnojii.iyJ ются в странах с переходной экономикой, продолжающих следовать моле J ли государственного регулирования сферы научных исследований и про J изводства. Ссылки на приоритетные направления научных исследования продолжаются в течение десятилетий, однако радикального изменение технологического уровня даже на этих направлениях не произошло и, нужЯ но признать, едва ли произойдет. Необходимо принятие радикальных моя с учетом зарубежного опыта совершенствования производства, особенно ■ некоторых странах Юго-Восточной Азии.

Сублицензии — лицензии, выдаваемые лицензиатом иным лицам, ее Л это разрешено условиями лицензионного соглашения с лицензиаром.

Вид сублицензии зависит от условий основного лицензионного t <i.| глашения. Например, если правопреемник получил исключительную лп«1 цензию, то он может выдать как исключительную, так и неисключите, и Л ную сублицензию. Обычно правопреемник предпочитает предоставлицИ неисключительную лицензию.

Существует несколько видов неисключительных лицензий, одним nil которых является открытая лицензия.

Открытая лицензия — это неисключительная лицензия, предоставляем мая патентообладателем иным лицам на условиях, опубликованных щ официальном бюллетене патентного ведомства.

§ 7.5. Лицензионный договор • 279

I Предложение об открытой лицензии, публикуемой в бюллетене па-Ки'шого ведомства, обычно рассматривается как публичная оферта, т. е. ■к коммерческое предложение патентообладателя.

Публичная оферта — письменное предложение патентообладателя (оферента), адресованное неопределенному кругу лиц (акцептантам), которое достаточно определенно выражает намерение патентообла­дателя заключить договор с любым лицом, которое примет предложе- I ние на изложенных условиях.

В случае принятия оферты любое лицо вправе требовать от патенто-Владателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, пред-■женных патентообладателем.

Публичные оферты выгодны патентообладателям, поскольку патент-be ведомство обычно снижает размер пошлин за поддержание патентов в иле, кроме того, публикация сведений об оферте является не только пред-южением, но и рекламой технических решений патентообладателей.

Открытая лицензия может рассматриваться как средство создания Ьнкурентной среды.

J Принудительная лицензия — это лицензия, которую предоставляет патентообладатель иным лицам по решению суда при неиспользовании или недостаточном использовании своего патента.

Положения о принудительных лицензиях включены в законодательст-|о многих стран. Дело в том, что после публикации сведений о выданных Иггентах некоторые лица хотели бы получить лицензию на право исполь-Ьвания того или иного технического решения. Однако патентообладатель |меет право отказать в выдаче лицензии без объяснения причин отказа, понятно, что патентообладатель может использовать патент в своем соб­ранном производстве и никто не имеет права требовать предоставления Ьцензий на производство аналогичных товаров. Положение законно в ■мках системы интеллектуальной собственности, но во многих случаях то противоречит антимонопольному законодательству. Для его учета в мкоторых случаях на патентообладателя может быть возложена обязан­ность выдавать неисключительную лицензию любому лицу по решению:уда.

В настоящее время признается только одна причина принудительного федоставления лицензии третьим лицам, если патентообладатель в тече­ние некоторого времени с даты получения патента (четыре года для изо-(ретений и три года для промышленных образцов и полезных моделей в Российской Федерации) не использовал либо недостаточно использовал штветствующее решение в собственном производстве.

Несмотря на внешнюю привлекательность принудительных лицензий, торые могли бы способствовать созданию конкурентной среды, в зако-дательстве условие о неиспользовании или недостаточном использова-

282 • Глава 7. Передача исключительного права

§ 7.6. Франшизный договор • 283

Следует подчеркнуть, что законодательство некоторых стран с пи ходной экономикой требует обязательной регистрации договоров по пс даче исключительного права на объекты промышленной собственности соответствующих патентных ведомствах. Однако в большинстве стран н какой регистрации договоров в патентном ведомстве не требуется, смотря на декларируемую свободу заключения договоров на уступку передачу исключительного права на объекты промышленной собствен сти, некоторые патентные ведомства взимают плату за регистрацию до воров. Какими бы благими причинами ни пытались оправдать такой «рок» на договоры, сложившееся положение нельзя считать правомерн Кажущийся контроль за использованием охранных документов не им смысла, поскольку не позволяет гарантировать получение достовер информации.

Франшизный договор

В странах с развитой рыночной экономикой во многих сферах про водственной, торговой, банковской, страховой и иной деятельности роко используются договоры коммерческой концессии или франшизные воры.

Франчайзинг — комплексная лицензия на передачу технологии пр водства товаров или предоставления услуг с учетом опыта ирепута лицензиара.

Следует подчеркнуть, что в данном определении термин «техноло! понимается в самом широком смысле, а не только как способы и меч производственной деятельности. Участники франчайзинга имеют осо наименования.

Франчайзер (franchiser, franchisor) — лицо, которое передает иным ли­цам технологию производства товаров или предоставления услуг. Франчайзи (franchisee) — лицо, которое получает лицензию (франшизу) на технологию производства товаров или предоставления услуг.

\ Франчайзинг является одним из наиболее эффективных методов пере-шчи технологий в большинстве сфер производственной и торговой деятель-Ьсти. Поскольку ни одна современная технология немыслима без иннова-ионных охраняемых достижений, любая форма франчайзинга самым Ьямым образом связана с передачей исключительного права интеллекту-■ьной собственности.

Некоторые элементы франчайзинга свойственны и обычным лицензи­ям на передачу, например, товарных знаков. Необходимо подчеркнуть, что ■редача товарного знака в любой форме иным производителям ведет, как ■равило, к смешению товаров и их производителей, поскольку товар мо­ют производиться совсем не тем производителем, который отражен на то-|арном знаке. Более того, новый производитель, законно производящий вой товар под товарным знаком другого лица, может нанести ущерб его Ьпутации, производя менее качественный товар. Поэтому передача права Использования товарного знака обычно сопровождается правом лицензиа-■ контролировать производство и качество производимой лицензиатом Иодукции.

Существуют и иные способы лицензирования товарного знака, напри­мер, крупной торговой компанией, которая предоставляет право исполь-loita i ь этот знак на товарах, производимых ее поставщиками. В таком слу­чае компания контролирует производство и качество производимых Ьваров поставщиками. Подобная форма лицензирования товарных зна­ков распространена за рубежом как на продукты питания, так и на быто­вую технику, одежду, обувь и т. д. В большинстве случаев потребитель не мает действительного производителя, а иногда и страны происхождения ■омра. В подобных и ряде иных случаев товарные знаки не являются спо­собом или средством индивидуализации ни товаров, ни их производите­лей, но остаются маркетинговыми обозначениями.

Принципы контроля лицензиарами деятельности лицензиатов во­плотились в франчайзинге, когда франчайзер не просто передает свою тех­нологию производства товаров или предоставления услуг, но и разрешает использовать его товарные знаки, фирменное наименование, секреты ■роизводства, знания и опыт, навыки и умения. Более того, франчайзер [оказывает помощь в совершенствовании уже созданного производства.

Существует несколько особенностей, делающих франчайзинг эффек­тивным средством передачи технологий и соответствующих интересам как франчайзера, так и франчайзи.

Во-первых, одной из важнейших причин предоставления комплекс­ных лицензий на передачу технологии франчайзером является не только

284 • Глава 7. Передача исключительного права

§ 7.6. Франшизный договор • 285

возмездность франшизы, но и возможность расширения рынка продукция франчайзера и продукции, выпускаемой под его именем. Такое расширо! ние рынка ведет к монополизации соответствующего производства toiwJ ров или предоставления услуг, подавлению конкуренции, завышению цец| и увеличению прибыли. Кроме того, франчайзер меньше рискует, предос«I тавляя франшизы в страны с неустойчивыми режимами или экономикой.

Во-вторых, для франчайзи приобретение франшизы — это один из n.i дежных и эффективных способов освоения производства новых групп то«| варов или предоставления услуг в минимальные сроки и с минимальными! затратами. Франчайзи может быть уверен, что при добросовестном выпол-1 нении положений франшизы он получит современное эффективно деист»! вующее производство, в поддержании и развитии высокого уровня kotoJ рого заинтересован франчайзер.

В-третьих, франчайзинг имеет несомненные преимущества перед] традиционным лицензированием не только отдельных объектов интеллект туальной собственности, технологий, но и строительством предприятия «под ключ». Важнейшим преимуществом франчайзинга является то, чтЛ франчайзер предоставляет современную действующую технологию, а им устаревшие технологии, как это обычно имеет место при традиционном! лицензировании. Не секрет, что экономически развитые страны старают<| ся продавать в развивающиеся страны и в страны с переходной эконом и J кой наиболее устаревшие технологии, прежде всего ресурсорасточительЛ ные, энергоемкие и экологически грязные. Франчайзинг предполагаем передачу современной, действующей технологии, которая становится дос J тупной франчайзи.

Существует множество примеров франчайзинга, которые относя и и в основном к следующим видам:

• франшизы на производство товаров;

• франшизы на предоставление услуг;

• франшизы на торговлю.

В первом случае на основе франшизы создаются самые разнообразным современные производства — от простейшего разбавления концентратов секретного состава (Coca-Cola, Pepsi-Cola и т. д.) до высокотехнологичный производств (бытовой техники, электроники, компьютеров, мобильны*] телефонов, автомобилей и проч.).

При франчайзинге на предоставление услуг передаются технолоши предоставления услуг гостиницами (Holiday Inn, Hilton, Marriotvn. д.), pec^ торанами, предприятиями быстрого питания (McDonald's, Pizza Hut и проч >, фирменными станциями техобслуживания автомобилей, автозаправочим ми станциями, страховыми компаниями, банками и т. д.

В третьем случае франшиза предоставляет технологии оптовой и ро i ничной продажи продукции, производимой предприятиями по франиш ic того же франчайзера. Например, в фирменных магазинах автомобилей бытовой техники, одежды, обуви, косметики и т. д.

Существует несколько видов франшизы. Простейшим видом является Ьедоставление франчайзером франчайзи простой франшизы без права ■здания филиалов или передачи этой франшизы иным лицам. Такая од-тэлементная франшиза не нашла широкого распространения.

Гораздо шире распространены многоэлементные франшизы и франшизы ш развитие. В первом случае франчайзи имеет право создавать свои фи-Валы (единицы франшизы), а во втором — право передавать франшизу шбпользователям, которые, в свою очередь, могут создавать свои филиа-■Ы. В результате франчайзер создает широко разветвленную сеть франчай-В в разных странах. Подобные сети могут содержать десятки тысяч еди-■ц франшизы. Естественно, такие сети представляют собой одну из форм Монополии и во многих случаях могут нарушать антимонопольное законо-Втельство.

Комплексный договор франшизы содержит условия передачи фран-Вйзи прав на использование многих объектов интеллектуальной собст­венности, принадлежащих франчайзеру. Прежде всего это товарные знаки ■ фирменное наименование франчайзера. Другими словами, франчайзи Вйствует под фирменным наименованием франчайзера и использует его Коварные знаки.

Несомненно, такое использование вводит в заблуждение потребите­лей. Зайдя в любой местный «Макдоналдс», большинство потребителей ■верены, что они отведывают нечто от дядюшки Сэма, как делают обожае­мые ими герои сериалов и боевиков. Однако в действительности все блюда Вяовят из местных продуктов местные мастера в соответствии с местными Вбычаями и традициями, хотя и по фирменной рецептуре. Конечно, фир­менные наименования, товарные знаки и упаковка соответствуют ориги-Валу, а все остальное — далеки от них, несмотря на условия франшизных ■оговоров.

Купив ноутбук от самого лучшего производителя, например Sony, Потребитель вдруг обнаруживает, что сделано это чудо не в Японии, а в Ки-Вае или во Франции. Если потребитель откроет этот ноутбук, то он может Не найти ни единого элемента, произведенного Sony. Приобретя любую Вещь в С&А, покупатель может так и не узнать, кто и где ее произвел. Такое Воложение справедливо для большинства обычных товаров на рынках раз-Витых и развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Средства В способы индивидуализации товаров и их производителей в очень многих Влучаях таковыми не являются прежде всего благодаря франчайзингу.

Помимо товарных знаков и фирменных наименований франшизные Воговоры содержат условия использования и иных объектов как промыш-Ьенной собственности, так и авторского права. Большинство договоров ■Предоставляет франчайзи право использовать патенты, относящиеся Вс предмету договора. Франчайзи получает право использовать промыш­ленные образцы как для производства соответствующих товаров, так и для НИХ упаковки. Франчайзер передает право на использование объектов

286 • Глава 7. Передача исключительного права

§ 7.7. Договор о передаче полномочий • 287

авторского права. Это могут быть произведения прикладного искусе i и используемые для оформления, компьютерные программы для ведеии соответствующих операций по управлению единицами франшизы, техии ческую документацию для реализации соответствующей технологии, ш крытые материалы, содержащие секреты производства или предоставлю ния услуг, и т. д.

Договорам франчайзинга в системе интеллектуальной собственности
уделяется особое внимание, так как эти договоры связаны с условиями пе­
редачи прав на многие объекты интеллектуальной собственности. Пробло!
мам франшизных договоров посвящено несколько публикаций ВОИС'|
В большинстве учебников по маркетингу, особенно международному, там
же рассматриваются проблемы франчайзинга. К сожалению, авторы так»
публикаций допускают много ошибок. Часто путают франчайзера и фрац;
чайзи, используют жаргонные термины, игнорируют или не понимай
юридические категории объектов интеллектуальной собственности, суни
ство передаваемых прав по франшизному договору и т. д. _

Франшизные договоры могут содержать условия приобретения и по. ставки соответствующих средств производства, необходимых для создаю* эффективно действующих единиц франшизы. Дополнительную информ* цию о заключении и условиях франшизных договоров можно найти в ли] тературе, в основном зарубежной. Пособием может быть уже цитироит ное «Руководство по франшизе», подготовленное ВОИС.

Завершая краткое рассмотрение франшизных договоров, подчерки основное. Несмотря на недостатки, связанные прежде всего с усилени монополизма соответствующих франшизных сетей, франчайзинг пр ставляет собой эффективный способ распространения современных ич нологий во многих направлениях производственной деятельности и сфер услуг. Франчайзинг тесным образом связан с использованием широко класса объектов интеллектуальной собственности. Его монопольная изб! точность может регулироваться соответствующими положениями грм* данского и антимонопольного законодательства.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: