Права, обов'язки і відповідальність судового експерта та спеціаліста

Обов’язки та права судового експерта передбачені Законом України «Про судову експертизу», КПК, ЦПК, ГПК, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз.

Загальні для усіх видів судочинства права та обов’язки судових експертів встановлені Законом України «Про судову експертизу» та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз, затверджену наказом Міністра юстиції України 08.10.98 № 53/5.

Зокрема, на експерта покладаються такі обов'язки:

1. Прийняти до виконання доручену йому експертизу.

2. Повідомити в письмовій формі особу або орган, які призначили експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта (спеціаліста) або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були отримані.

3. З'явитися за викликом особи або органу, які призначили експертизу, для допиту з приводу проведеної експертизи чи повідомлення про неможливість її проведення.

4. Заявити самовідвід за наявності передбачених законом обставин.

5. З дозволу особи або органу, які призначили експертизу, проводити дослідження в присутності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного чи сторін у цивільних та арбітражних справах.

Експерт має право:

1. Знайомитися з матеріалами справи, які стосуються експертизи.

2. Порушувати клопотання про надання додаткових та нових матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань.

3. З дозволу особи або органу, які призначили експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих і судових дій, порушувати клопотання, що стосуються проведення експертизи, та задавати відповідні запитання особам, яких допитують.

4. Вказувати у висновку експертизи на факти, які мають значення для справи, про які йому не були поставлені питання.

5. У випадку незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок експертизи.

6. Викладати письмово відповіді на питання, які ставляться перед ним під час допиту.

7. Оскаржувати в установленому порядку дії та рішення особи або органу, які призначили експертизу, що порушують права експерта або порядок проведення експертизи.

Слід зазначити, що Закон України “Про судову експертизу”, цивільне й кримінально-процесуальне законодавство та відомчі нормативно-правові акти наділяють експерта досить широким колом прав, спрямованих на виконання його основного обов’язку – дати об’єктивний висновок по суті справи, що досліджується. Серед них – і право на експертну ініціативу, тобто право вказувати у висновку експертизи на факти, що мають значення для справи, про які йому не були поставлені питання, а також право ставити їх самостійно, або об’єднати питання, що по суті дублюють одне одного, та викласти їх у редакції, яка є більш раціональною.

Експерту забороняється:

1. Проводити експертизу без письмової вказівки керівника експертної установи (її структурного підрозділу), за винятком експертиз, доручених йому безпосередньо після слідчого огляду, в якому він брав участь як спеціаліст, а також експертиз, які проводяться під час судового розгляду.

2. Самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені у наданих йому матеріалах неоднозначно.

3. Розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, дані попереднього слідства чи дізнання.

4. Вступати в контакти, не передбачені порядком проведення експертизи, з будь-якими особами, якщо такі особи прямо чи побічно стосуються експертизи.

5. Зберігати кримінальні, цивільні та господарські справи, а також речові докази й документи, що є об'єктами експертизи, поза службовим приміщенням.

Експерт складає висновок експертизи від свого імені і несе особисту відповідальність за його правдивість. За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадить дізнання, даних попереднього слідства чи дізнання експерт несе кримінальну відповідальність за статтями 384 - 387 КК України.

За злісне ухилення від явки до органів дізнання та попереднього слідства або суду експерт несе відповідальність за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За допущені порушення при проведенні експертизи, що не призвели до кримінальної чи адміністративної відповідальності, штатний співробітник експертної установи може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а позаштатний  звільнений з посади позаштатного експерта.

Відповідно до ст. 14 Закону “Про судову експертизу”, у передбачених законодавством випадках, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, адмiнicтрaтивної чи кримінальної вiдповiдальностi.

Загальні підстави для дисциплінарної відповідальності експертів встановлені законодавством України про працю. Крім того, відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів (Додаток № 2 до наказу Міністра юстиції України від 15.07.1997 р. № 285/7-А "Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів"), за порушення вимог Закону України “Про судову експертизу”, інших законодавства України, що регламентують судово-експертну діяльність, до судового експерта можуть бути застосовані такі види дисциплінарної відповідальності:

- попередження;

- зупинення дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;

- анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;

- зниження кваліфікаційного класу судового експерта.

Підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності можуть бути: подання Мін'юсту та його органів на місцях чи повідомлення керівників або заступників керівників державних органів, інших організацій або громадян; подання голови Експертно-кваліфікаційної комісії експертної установи; повідомлення в засобах масової інформації.

Матеріальну відповідальність експерт несе за правилами, встановленими цивільним законодавством. Адміністративну - за злісне ухилення від явки в суд, в органи досудового слідства чи дізнання відповідно до ч. 2 статті 185-3 або за статтею 185-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кримінальна відповідальність експертів передбачена ст. 384, ч. 1 ст. 385 та ч. 1 ст. 387 КК України, відповідно, за: 1) дачу завідомо неправдивого висновку; 2) відмову від дачі висновку без поважних причин; 3) за розголошення даних досудового слідства або дізнання, якщо експерт був попереджений в установленому законом порядку про обов’язок не розголошувати ці дані. У останньому випадку експерта можливо притягнути до кримінальної відповідальності тільки за умови документально оформленого попередження про нерозголошення.

Тема 9. Основні питання інтелектуальної власності, для вирішення яких призначається судова експертиза

Аналіз динаміки оновлення законодавчої бази України з права інтелектуальної власності та ряд заходів органів виконавчої влади (зокрема, Указ Президента України від 27 квітня 2001 р. „Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні”), свідчать про те, що головним завданням сьогодні є створення дієвої системи судово-експертного забезпечення потреб правоохоронних органів, судів, спеціалізованих підрозділів, новостворених у різних відомствах (зокрема у складі МВС, СБУ, Державного департаменту інтелектуальної власності), організацій та громадян у проведенні досліджень щодо об’єктів інтелектуальної власності.

Це також прямо випливає з Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 321-р, яким затверджено Концепцію розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності. Перш за все, слід зазначити, що Розпорядження та Концепція орієнтують Мін’юст, МОН, Мінпромполітики, Мінекономіки, МЗС та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади на створення координованими зусиллями відповідних відомств ефективних механізмів захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

Серед основних положень Концепції, що безпосередньо стосуються функцій судово-експертних установ України, на наш погляд, слід виділити такі:

– удосконалення нормативно-правової бази та системи захисту прав у сфері інтелектуальної власності;

– створення дієвого механізму боротьби з порушенням прав у сфері інтелектуальної власності, виготовленням і розповсюдженням контрафактної продукції;

– удосконалення системи оціночної діяльності у сфері інтелектуальної власності;

– інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності;

– розвиток міжнародного співробітництва.

Із передбачених Концепцією шляхів реалізації цих завдань важливо відмітити такі:

– проведення всебічного аналізу нормативно-правового забезпечення у сфері інтелектуальної власності та приведення його у відповідність з нормами міжнародного права;

– врегулювання питань щодо набуття прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені за рахунок коштів державного бюджету та державних цільових фондів – відносно результатів НДДКР, що виконуються у СЕУ МЮ;

– нормативно-правове забезпечення оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності, обліку та використання цих об’єктів на ринкових засадах;

– удосконалення процедури розгляду спорів стосовно інтелектуальної власності;

– проведення комплексу заходів щодо боротьби з порушенням прав у сфері інтелектуальної власності, зокрема у сфері авторського права та суміжних прав;

– проведення наукових досліджень з питань, що стосуються забезпечення сприятливих умов для створення та використання об’єктів інтелектуальної власності;

– впровадження сучасних інформаційних технологій у процеси реєстрації та захисту об’єктів авторського права і суміжних прав, збору та розподілу винагороди за їх використання;

– удосконалення інформаційного забезпечення процедури експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності;

– підготовка та перепідготовка кадрів національної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Конкретизуючи положення Концепції стосовно функцій та повноважень судово-експертних установ Мін’юсту України, можна визначити основні проблеми судово-експертного забезпечення діяльності щодо захисту прав інтелектуальної власності. До них відносяться проблеми:

– нормативного забезпечення діяльності різних суб’єктів на ринку експертних послуг;

– організаційного забезпечення як у побудові спеціалізованих підрозділів, так і в організації взаємодії між відповідними підрозділами державних установ, а також іншими суб’єктами експертної діяльності;

– кадрового забезпечення. На наш погляд, найближчим часом необхідно запровадити систему підготовки та підвищення кваліфікації експертів та керівників судово-експертних установ, в тому числі – експертів у галузі досліджень об’єктів інтелектуальної власності, за єдиними навчальними програмами. Необхідно також вивчити питання щодо чисельності співробітників відповідних підрозділів;

– методичного забезпечення. Необхідно розробити та атестувати єдині, максимально об’єктивізовані методики досліджень об’єктів інтелектуальної власності;

– інформаційного забезпечення. Державні відомства, на які покладено забезпечення охорони об’єктів інтелектуальної власності та припинення правопорушень у цій сфері, мають створити єдиний інформаційний простір, який би охоплював відомості про об’єкти інтелектуальної власності та правовласників, про науково-методичні розробки, про слідчу, експертну та судову практику та ін.;

– апаратно-технічного забезпечення. Створення вказаних видів забезпечення у сучасних умовах можливе лише при використанні сучасної апаратно-технічної бази та програмного забезпечення.

Як було зазначено в четвертому розділі цього посібника, правове регулювання захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності має ряд особливостей.

Найбільш актуальними для судової практики є проблеми, пов’язані з постановкою питань для розгляду судової експертизи, методологією та організацією наукових досліджень.

Тому, з метою правильного і однакового застосування господарськими судами норм чинного законодавства у вирішенні питань інтелектуальної власності, Вищий господарський суд України (далі – ВГСУ) розробив проект рекомендацій «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах із спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Більшість спорів, для розв’язання яких залучаються фахівці-експерти, пов’язана з порушенням прав власників охоронних документів чи авторських прав, або з визнанням недійсними патентів на винаходи (корисні моделі, промислові зразки) і свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Проте, призначаючи судову експертизу у справах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, суди іноді ставлять для роз’яснення судовим експертам питання про відповідність об’єкта інтелектуальної власності умовам правової охорони – тобто правове питання замість питання встановлення факту. Судовий експерт є носієм спеціальних знань, а суддя – правових, тому питання щодо тлумачення і застосування законодавчих норм є прерогативою останнього.

У своєму вступному слові на відкритті семінару, присвяченому обговоренню проекту рекомендацій ВГСУ «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах із спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності», що відбувся 27–28 січня 2005р., заступник голови Вищого господарського суду України Віктор Москаленко, зокрема, наголосив на тому, що «судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмету доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже, господарські суди не повинні порушувати перед експертом питання суто правового характеру».

Також, питання, які виносяться на вирішення експертизи, повинні бути такими, що не припускають двозначного тлумачення.

Таким чином, на вирішення судової експертизи не повинні ставитися питання правового характеру, зокрема, про наявність правопорушення, винність тієї чи іншої особи у його скоєнні, та ін.

При формулюванні питань необхідно використовувати належну термінологію щодо найменувань об’єктів інтелектуальної власності, зокрема, визначену чинними нормативно-правовими актами.

Якщо вирішення питання, що ставиться перед експертизою, потребує використання різних за характером спеціальних знань, у справі може бути призначена комплексна експертиза. Така експертиза може бути проведена комісійно у випадку коли для її виконання залучаються два і більше фахівців, або одноособово, якщо один фахівець має відповідні допуски по різних експертних спеціальностях.

9.1. Питання судової експертизи, пов’язані із захистом прав власників патентів на винаходи (корисні моделі, промислові зразки)

Нормами патентного права захист виключних прав власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта патентної охорони, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону.

Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

5.1.1. Особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», згідно з якою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Отже за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу.

Слід зазначити, що відповідно до частини п'ятої статті 35 ГПК факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Таке припущення може бути спростовано в загальному порядку. Тому тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

В загальному випадку в процесі вирішення спорів, предметом яких є питання охороноздатності певних об’єктів винаходів та корисних моделей, можуть виникнути такі питання:

- чи відповідає запатентований об’єкт публічному порядку (суспільним інтересам), принципам гуманності й моралі;

- чи відповідає запатентований об’єкт умовам надання правової охорони (ч.1 ст.6 та ст. 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”), а саме: новизні, винахідницькому рівню (винахід), промисловій придатності.

Для встановлення фактичних даних про новизну, промислову придатність винаходу або корисної моделі та наявність у об’єкта винаходу винахідницького рівня призначається судова експертиза. У ході експертного дослідження експерту необхідно:

- детально проаналізувати відомий рівень техніки на дату подання заявки;

- виявити мету винаходу;

- з’ясувати, наскільки точно мета винаходу, її досягнення й винахідницький задум відображені в самому описі до патенту i, насамперед, у формулі винаходу;

- оцінити, наскільки точно формула відображає сутність винаходу та чи відповідає вона опису до нього, встановити наявність ознак винаходу в формулі;

- визначити, в чому полягає внесок, що створив підстави для видачі патенту;

- оцінити істотність кожної з ознак винаходу з огляду на результат, що досягається, та її вплив на обсяг охорони.

У справах про захист прав на винахід (корисну модель) встановлюються такі факти:

1) Факт використання винаходу (корисної моделі). Під використаннямрозуміють введення до господарського обігу продукту, створеного із застосуванням винаходу (корисної моделі), а також застосуванням способу, що охороняється патентом на винахід. При цьому продукт (виріб) визнається виготовленим із використанням запатентованого винаходу (корисної моделі), а спосіб, що охороняється патентом на винахід, – застосованим, якщо в ньому використана кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули, чи еквівалентна їй ознака.

Таким чином, для визнання винаходу використаним у тому чи іншому об’єкті техніки необхідно встановити наявність у ньому всіх ознак винаходу (корисної моделі), які визначені в незалежному пункті його формули. Крім того, визначається обсяг правової охорони, наданої патентом, шляхом однозначного тлумачення формули винаходу (корисної моделі).

2) Встановлюється, чи мав місце факт попереднього користування.

Вітчизняна практика вирішення спорів про порушення прав на винаходи ще небагата. Проте, розглядаючи правозастосовчу практику інших країн, можна виділити патентні спори, що не тільки показують ефективність грамотного застосування норм патентного законодавства, а й сприяють його удосконаленню та розвитку.

Наприклад, майже три роки фахівці з хімії, фармації та права інтелектуальної власності багатьох країн пильно спостерігали за розвитком судового процесу МЕРК проти КРКА, який розглядав Арбітражний суд м. Москви. Ця справа була порушена за позовом компанії Мерк енд Ко, Інк. (США) до компанії КРКА Р.О. (Словенія) «Про порушення патенту та заборону ввозу в Росію, продажу та іншого введення до комерційного обігу лікарського препарату ЕНАП».

Позивач був власником патенту СРСР (зараз патент РФ) № 1 297 756 з пріоритетом у СРСР від 10 грудня 1979 р. (термін дії до 9 грудня 1999 р.) на спосіб одержання органічної речовини, яка має міжнародну непатентовану назву ЕНАЛАПРИЛ. Як відомо, обсяг охорони, що надається патентом, визначається формулою винаходу (п. 4 ст. 3 Патентного закону РФ). Тобто, претензії компанії Мерк до фірми КРКА могли бути обмежені лише способом одержання ЕНАЛАПРИЛУ. Діючою речовиною ж препарату ЕНАП компанії КРКА, що забезпечує його фармакологічні властивості, є ЕНАЛАПРИЛУ МАЛЕАТ, на спосіб одержання якого (оминаючи стадію виділення ЕНАЛАПРИЛУ) ця фірма теж має патент РФ № 1 757 471 з пріоритетом у СРСР від 12 липня 1989 р.

Протягом понад 30 місяців суд ретельно розглядав усі обставини справи й надані сторонами докази (вага матеріалів справи перевищила 1 пуд), і призначив проведення судово-хімічної експертизи в провідних російських інститутах АН РФ. Він також проаналізував три системи спеціального законодавства, що діяло в країні в цій сфері в період виникнення та здійснення сторонами своїх прав, і дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог фірми Мерк. В ході процесу було розглянуто й конкретизовано цілий ряд норм матеріального й процесуального права, що сприятиме подальшому розвитку і вдосконаленню правозастосовчої практики в цій складній та специфічній категорії справ.

Ця справа є однією з найгучніших у світовій судовій практиці з патентних спорів й показова такими моментами:

а) сторонами з розглянутої російським арбітражним судом справи були дві іноземні компанії, патентні й комерційні інтереси яких зіштовхнулися на російському ринку;

б) порівняно невелика компанія КРКА, яка, однак, давно й добре зарекомендувала себе на російському фармацевтичному ринку, протистояла одній з найбільших транснаціональних компаній і захистила свої права, комерційні інтереси й ділову репутацію, незважаючи на те, що інтереси компанії МЕРК захищала на різних етапах бригада в складі 14 патентних повірених і адвокатів з різних юридичних компаній, зокрема «Бейкер енд Макензі», «Гоулінгз Інтернешнл ІНК», «Євромаркпат» та ін.;

в) процес, що відбувся, й прийняті судові рішення стали серйозною протидією завзято поширюваним деякими фахівцями й підтримуваним рядом інофірм версіям про неефективність законодавства наших країн і правозастосовчої практики в галузі інтелектуальної власності взагалі й патентів зокрема. Доведено, що ці версії засновані як на недостатньому знанні чинного законодавства, так і на певних невиправданих амбіціях деяких іноземних партнерів (Клименко Л. «МЕРК начинает и проигрывает»//М.: ПРАВО И ЭКОНОМИКА. – 1999. – № 7)

5.1.2. Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки " не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. У наведеній нормі йдеться про подальші операції з продажу і перепродажу саме конкретного виробу або партії виробів, виготовлених із застосуванням запатентованого промислового зразка і вперше введеного в оборот власником цього патенту чи з його спеціального дозволу (принцип вичерпання прав). Тому виключні права власника патенту, визначені статтею 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", порушуються, якщо особа, не маючи патенту або дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору, вперше вводить в цивільний оборот конкретний виріб або партію виробів, виготовлених із застосуванням цього промислового зразка, навіть у разі коли до моменту цього введення в оборот власником патенту вже здійснювались операції з аналогічними партіями товару.

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про:

- новизну промзразка на дату подання заявки на видачу патенту;

- виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка;

- включення до сукупності суттєвих ознак промзразка інших охоронюваних ОІВ (торгових марок, комерційних найменувань, географічних зазначень походження товарів, творів авторського права тощо).

Серед справ про порушення патентів на промислові зразки слід виділити конфлікт, що розглядався обласним господарським судом України. Позов про порушення своїх виключних прав іншим підприємством подав патентовласник промислового зразка, об'єктом якого є етикетка для лікарського препарату під загальновживаною назвою (яка не може бути відмітною ознакою промислового зразка, а також зареєстрованою як товарний знак).

Свої позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що в упакуванні відповідного лікарського засобу відповідача використані всі суттєві ознаки промислового зразка по патенті України № ХХХХ, зазначені в описі до нього, а саме:

- «Виконання промислового зразка прямокутної форми з листового матеріалу.

- Наявність на пакувальному матеріалі центрального полю прозорого чи білого кольору.

- Наявність бічних смужок червоного кольору, симетрично розташованих уздовж бічних сторін пакувального матеріалу.

- Наявність напису на центральному полі пакувального матеріалу назви вмісту упакування: “…”...

- Наявність інформаційних елементів, що ідентифікують виробника продукції.”

Напевно, досить складно знайти етикетку для лікарського засобу, що була б зроблена не з листового матеріалу і не мала б прямокутної форми, а її фоновим кольором був би не білий (що особливо важливо для сприйняття пацієнтом нанесеної на неї інформації про ліки). Крім того, згідно ст. 12 Закону України “Про лікарські засоби» на етикетку лікарського засобу наноситься маркування, що повинно містити такі відомості: «назву лікарського засобу; назву й адресу його виробника; реєстраційний номер; номер серії; способи застосування; дозу діючого речовини в кожній одиниці та їх кількість в упакуванні; термін придатності; умови зберігання; запобіжні заходи».

Вимоги зазначеної статті деталізовані наказом МОЗ України № 163 від 03.05.2001 р. «Про затвердження Вимог до інформації про застосування лікарського засобу», пункт 3.4 якого присвячений інформації, що наноситься на пакування (етикетки) лікарських засобів, і містить «суттєві» (тобто відмітні) ознаки №№ 4-5 даного промислового зразка.

Відповідач не тільки не визнав пред'явлений йому позов, але відразу ж подав зустрічний позов про визнання патенту на промзразок № ХХХХ недійсним.

У ході розгляду справи третьою особою були представлені у суд письмові пояснення, змістом яких був аналіз відповідності конфліктного промислового зразка умовам надання правової охорони (критерію «новизна»), основні тези якого розглянемо докладніше.

Відповідно до визначення ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (у редакції, що була чинною на дату подання заявки на видачу патенту) “ промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання». Згідно із п. 2 ст. 5 цього Закону «об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб».

У першому пункті ст. 5 Закону (умови надання правової охорони) зазначено, що «правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності».

Умови патентоспроможності промислового зразка визначені у ст. 6 Закону: «1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним».

У даному випадку об'єктом промислового зразка за патентом України ХХХХ є “пакувальний матеріал для таблеток Х”, що використовується його власником як етикетка для пакування відповідного препарату, що виробляється ним у промислових обсягах – тобто промислова придатність промислового зразка за патентом України № ХХХХ не підлягає сумніву. Слід також зазначити, що чинна на момент написання цього посібника редакція Закону (із змінами, внесеними Законом України № 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271) визначає лише один критерій патентоздатності промислового зразка - новизну.

Цей критерій як у новій, так і в попередній редакціях Закону визначений таким чином:

«2. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли до Установи…».

Слід зазначити, що у ст. 25(1) Угоди ТРИПС визначені такі критерії патентоздатності промислових зразків:

«Країни — учасниці Угоди забезпечують правову охорону незалежно створених промислових зразків, що відповідають критеріям новизни й оригінальності. Країни — учасниці Угоди можуть вважати, що зразки не є новими чи оригінальними, якщо вони незначно відрізняються від відомих чи зразків комбінацій відомих елементів».

Оскільки оригінальність може виражатися в новій формі виробу, його новій ідеї, новій концепції тощо, можно вважати, що даний термін є більш вузьким за обсягом ніж поняття “новизна” в самому широком його розумінні, що включає в себе поняття “оригінальність”.

У ґрунтовній роботі [9], підготовленій Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) вказано: «промисловий зразок являє собою нематеріальне благо, результат розумової діяльності, що може бути втілений у конкретних матеріальних об'єктах… промисловим зразком визнається рішення зовнішнього вигляду виробу, тобто дизайнерське рішення задачі.

Родова ознака промислового зразка — дизайнерське рішення — означає, що в рішенні містяться вказівки на конкретні засоби і шляхи реалізації творчого задуму дизайнера…

Зовнішній вигляд виробу може включати різні ознаки, але в кінцевому рахунку він визначається виразністю і взаємним розташуванням основних композиційних елементів, формою і кольоровим виконанням.

Рішення зовнішнього вигляду виробу повинно носити художньо-конструкторський характер. Іншими словами, у зовнішньому вигляді виробу повинні сполучатися художні і конструкторські елементи.

Отже, промисловим зразком у широкому розумінні є будь-яке художньо-конструкторське рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак, що визначають естетичні та ергономічні особливості виробу, невідома і відомостей, що стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету промислового зразка.

При цьому під суттєвими ознаками промислового зразка розуміються ознаки, що об'єктивно властиві художньо-конструкторському рішенню виробу, кожна з яких необхідна, а усі разом достатні для створення зорового образа виробу.

Промисловий зразок визнається оригінальним, якщо його суттєві ознаки обумовлюють творчий характер естетичних особливостей виробів. За допомогою даної ознаки охороноздатні промислові зразки як творчі художньо-конструкторські рішення відмежовуються від результатів звичайної дизайнерської роботи. Правовій охороні підлягають лише ті рішення, що, виходячи з рамок звичайного проектування, сприймаються як несподівані, несхожі з відомими художньо-конструкторськими розробками ”.

Відповідно до зображення промислового зразка за патентом № ХХХХ– це звичайна упаковка таблеток, що містить певну інформацію, зміст та обсяг якої визначені ст. 12 Закону України «Про лікарські засоби» та Наказом МОЗ України від 03.05.2001 р. № 163.

Перша ознака «пакувального матеріалу для таблеток Х» за патентом на промисловий зразок № ХХХХХ – листовий матеріал прямокутної форми - обумовлена його функціональним призначенням і не може виконувати відрізняльну функцію, оскільки здавна використовується майже всіма виробниками лікарських засобів, і є єдино можливою для пакування стовпчика таблеток у вигляді цукерки.

Те ж саме стосується другоїознаки «пакувального матеріалу для таблеток …» (наявність на пакувальному матеріалі центрального поля білого кольору або прозорого), оскільки для кращого сприйняття споживачем інформації про лікарський засіб фон, на якому вона розташовується, повинен бути білим або ледь забарвленим чи прозорим (оскільки вміст упаковки – таблетки - є білим).

Третя ознака промислового зразка за патентом України № ХХХХ (бічні смужки червоного кольору) являє собою схематичне зображення найпоширенішої лікарської форми лікарських засобів - таблеток – не оригінально, добре відомо і, відповідно, не може бути результатом творчої діяльності людини.

Їх виконання у червоному кольорі теж не є новим і охороноздатним.

Четверта та п'ята ознаки є обов'язковою для всіх виробників лікарських засобів інформацією, передбаченою ст. 12 Закону України «Про лікарські засоби» та п. 3.4 наказу МОЗ України № 163 від 03.05.2001 р. «Про затвердження Вимог до інформації про застосування лікарського засобу”, виконану звичайним шрифтом синього кольору. При чому в якості “назви вмісту упаковки” (ознака 4) використовується міжнародна непатентована назва певного лікарського засобу, яка не може бути об’єктом приватної власності (наприклад, зареєстрована як товарний знак), оскільки не має розрізняльної здатності, і, відповідно, не може виконувати функцію ідентифікації щодо відповідного товару та особи, яка його виготовила.

Слід також зазначити, що ст. 12 Закону України «Про лікарські засоби» та п. 3.4 наказу МОЗ України № 163 від 03.05.2001 р. «Про затвердження Вимог до інформації про застосування лікарського засобу” є нормами національних законодавчих актів, що гармонізовані з міжнародними правовими актами, зокрема з Директивою Ради ЄС від 31.03.1992р. № 92/27/ЄЄС «Про маркування лікарських препаратів для людини та про аннотації-вкладиші в упаковки”. Зазначені норми відповідають вимогам статей 2-5 Директиви № 92/27/ЄЄС, що замінила ст. 13 – 20 Директиви Ради ЄС від 26.01.1965р. № 65/65/ЄЄС «Про зближення законодавчих положень, правил та адміністративних заходів щодо лікарських препаратів».

Тобто четверта та п'ята суттєві ознаки промислового зразка за патентом № ХХХХ “пакувальний матеріал для таблеток Х” є обов'язковими принаймні з 26.01.1965р. для всіх виробників лікарських засобів світу інформаційними елементами маркування первинної упаковки препаратів, встановленими міжнародними правовими актами з лікарських засобів.

Таким чином, сукупність суттєвих ознак промислового зразка “пакувальний матеріал для таблеток Х”, зазначених в описі промислового зразка до патенту України № ХХХХ, не відповідає умові патентоздатності промислових зразків «новизна», оскільки ці ознаки є загальновідомими у світі принаймні з 26.01.1965р. і були відомими в Україні на момент подачі заявки на патент України №ХХХХ.

Питання, що виникають у процесі розгляду спорів, пов’язаних із захистом прав на знаки для товарів i послуг

Правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі державної або міжнародної реєстрації, а також здійснюється згідно зі статтею 6^bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою Держпатенту інтелектуальної власності або судом знака добре відомим.

Тому одним з питань, що може бути поставлено на розгляд судової експертизи є встановлення факторів відомості в Україні певної торгової марки.

У ч. 2 ст. 25 Закону про товарні знаки наведений перелік факторів, що можуть розглядатися як доречні для визначення того, чи є знак добре відомим в Україні. До кола таких факторів, зокрема, належать:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Однак, більшість питань, що ставляться на роз’яснення судової експертизи виникає під час розгляду спорів стосовно правомірності використання певної торгової марки.

При постановленні таких питань суду слід враховувати, що згідно з частиною 1 статті 500 Цивільного кодексу будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала торговельну марку в Україні або здійснювала значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Отже використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки іншої особи, не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстрований знак. Проте попереднього користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог частини 8 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони необхідно оцінювати згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки. Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до ч. 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку (в попередній редакції - суспільним інтересам), принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (остання редакція - наказу від 20.08.1997 № 72).

Слід зазначити, що у разі подання позову про припинення порушення прав на зареєстрований знак суд не може з власної ініціативи визнати свідоцтво на зареєстрований знак недійсним. Однак відповідач має право подати зустрічний позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним для спільного розгляду з первісним позовом (стаття 60 ГПК).

Суди залежно від обставин справи за допомогою експертного дослідження мають з’ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні знаку правової охорони. З метою такого з’ясування можуть вирішуватися, зокрема, питання про те, чи знак:

‑ є зображенням чи імітацією державного гербу, прапору чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційного контрольного, гарантійного та пробірного клейма, печатки; нагороди та іншої відзнаки;

‑ має розрізняльну здатність, або чи набув розрізняльну здатність внаслідок використання;

‑ складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

‑ складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

‑ є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зокрема, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати;

‑ складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

‑ відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;

‑ збігається з кваліфікованим зазначенням походження товару;

‑ збігається з комерційним (фірмовим) найменуванням або промисловим зразком іншої особи;

‑ збігається з назвою відомого в Україні твору науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з нього, твору мистецтва та його фрагменту;

‑ збігається з прізвищем, іменем, псевдонімом та похідних від них, портретом і факсиміле відомої в Україні особи.

У розгляді спору про правомірність рішення Державного департаменту інтелектуальної власності щодо реєстрації знаку можливе також проведення експертного дослідження про домінуюче положення в зображенні знаку елементів, що становлять склад підстави для відмови у наданні знаку правової охорони.

У спорі про визнання свідоцтва на товарний знак недійсним на роз’яснення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зображення знака, які відсутні у поданій заявці.

Також у справі про захист права власності на знак для товарів і послуг можуть виникнути питання про спорідненість товарів, послуг (ч. 5 ст.6, ч.5 ст. 16, ч.4 ст. 25 Закону про товарні знаки).

Для роз’яснення питання про належність товарів і послуг до конкретного класу за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрування знаків (Ніццька угода), або про їх спорідненість, судам слід призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

Крім того, порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними bis добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

У процесі встановлення ступеня схожості конфліктних позначень визначається однорідність товарів i послуг, стосовно яких вони використовуються.

Використання особою запатентованого нею промислового зразка - етикетки, яка є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з зареєстрованим знаком іншої особи, для позначення наведених у свідоцтві товарів або споріднених з наведеними у свідоцтві товарами, не є порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг. Однак власник такого знака не позбавлений права подати позов про визнання патенту на промисловий зразок - етикетку недійсним на підставі підпункту "в" ч. 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки". У разі задоволення такого позову використання на підставі відповідного патенту промислового зразка-етикетки вважатиметься неправомірним з тієї дати, з якої розпочато його використання, якщо знак для товарів і послуг на зазначену дату отримав правову охорону.

Господарські суди не повинні на власний розсуд встановлювати ступінь схожості знаків для товарів і послуг. Для вирішення даних питань необхідно призначати експертизу. Ця позиція знайшла своє відображення в зазначених вище рекомендаціях президії ВГСУ від 10 червня 2004 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом інтелектуальної власності». Якщо в процесі розгляду ВГСУ касаційної скарги з’ясується, що судами нижчестоящих інстанцій допущене відповідне порушення, судове рішення буде скасоване, а справа передана на новий розгляд.

Питання про наявність або відсутність подібності до ступеня змішування між товарним знаком i введеним до господарського обігу іншим позначенням є одним з тих, що найчастіше ставляться на розгляд судової експертизи.

9.2.1. Наявність або відсутність подібності до ступеня змішування між словесними позначеннями (товарними знаками)

Товарний знак - це позначення, здатне відрізняти однорідні товари (послуги) різних осіб. Тому він нерозривно пов'язаний з тими товарами, що зазначені у свідоцтві. Порушенням буде несанкціоноване використання зареєстрованого товарного знака в тому випадку, якщо воно відбувається у відношенні однорідних товарів.

Також порушенням прав власника свідоцтва на товарний знак буде використання без його дозволу не тільки тотожного (такого ж точно) позначення, але і схожого з ним до ступеня змішування. Позначення вважається схожим до ступеня змішання з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на відмінність окремих елементів. У ході розгляду таких спорів необхідно встановити ступінь подібності конфліктного позначення і товарного знака.

Слід зазначити, що відповідно до абзацу другого частини 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 Цивільного кодексу може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Найбільш розповсюдженими є знаки, що складаються з словесних позначень. Такі позначення визнаються схожими, якщо фонетична (звукова), візуальна (графічна) чи семантична (смислова) схожість, встановлені на підставі аналізу відрізняльних ознак, створюють передумову до того, що споживач, знаючи один знак, буде сприймати його як інше позначення (тобто, виникнення асоціації з іншим позначенням). Звичайно в таких випадках призначається судова експертиза, в ході якої вивчається семантичне навантаження слів, особливості їх звучання та графічного виконання.

Слід особливо відмітити, що жоден із зазначених критеріїв схожості не має уперед установленої сили. Крім того, на цей час не існує універсальної методики, норми якої б дозволяли з точністю до 100% встановити, чи схожі порівнювані позначення до ступеню змішування, чи ні. Теж саме стосується й методологічного забезпечення інших країн і підтверджується практикою зарубіжних спеціалізованих судів, що нерідко переглядають рішення відомств. Тому критерії схожості словесних позначень іноді називають “каучуковими”, а їх застосування не може не носити трохи суб'єктивний характер (Мельников В.В. Критерии установления сходства знаков и их применение// Интелектуальная собственность. - № 5. – 1999.- С.18-24). Численні приклади правозастосовчої практики зарубіжних країн, що ілюструють дане положення, наведені у книзі відомого російського ученого В.В. Мельникова «Товарные знаки за рубежом. Практика ведомств и судов».

Тому в кожному конкретному випадку питання про те, яка подібність (фонетична, графічна або семантична) створює передумову для визнання знаків (не) схожими до ступеню змішування, вирішується індивідуально, враховуючи всі обставини та умови використання позначень, що порівнюються.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: