Процедура выбора патентной защиты устройства патентом на полезную модель или патентом на изобретение

Сущностное сходство полезной модели и изобретения делает актуальным вопрос о том, в форме какого объекта промышленной собственности охранять новое техническое решение. Ранее отмечалось, что правовая охрана технических решений, представленных в виде устройств, может быть обеспечена как патентом на изобретение, так и патентом на полезную модель; однако, в отличие от изобретения, от полезной модели не требуется наличия изобретательского уровня.

Пример процедуры выбора патентной защиты устройства патентом на полезную модель или патентом на изобретение, как наиболее частый вопрос, задаваемый заявителями и студентами, рассматривается в материале, подготовленным, с использованием правовых актов, кандидатом юридических наук, доцентом С.С. Лосевым [10]. На сегодняшний день это одна из лучших работ по процедуре выбора патентной защиты полезной моделью или патентом на изобретение. Даёт большинство ответов на вопросы, возникающих на практике.

Определение полезной модели дано в ст. 3 Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 N 160-З (в ред. от 22.12.2011 г. №328-З) "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы" [4]: полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, относящееся к устройствам и являющееся новым и промышленно применимым. В данном определении не только определена сущность полезной модели, но также названы ее объект и условия патентоспособности.

Согласно данному в законе [4] определению полезная модель - это техническое решение. Однако термин "техническое решение" не определяется ни в самом законе, ни в иных актах законодательства, поэтому для понимания норм закона необходимо использовать общепринятое значение этого термина. Если под техникой понимаются любые искусственно созданные материальные объекты и любые процессы, в результате которых создаются или совершенствуются материальные объекты, то техническое решение в самом общем виде может быть определено как решение определенной практической задачи за счет создания нового объекта техники или нового способа применения уже существующих объектов техники и иных материальных объектов. Эта практическая задача именуется технической проблемой, которая состоит в наличии противоречий между существующей техникой и конкретными производственными или непроизводственными потребностями общества. Итогом решения технической проблемы является конкретный технический результат. Суть полезной модели как технического решения и состоит в том, что оно обеспечивает получение технического результата.

В юридической литературе, посвященной вопросам патентного права, при определении сущности изобретения и полезной модели чаще используется другой термин - "техническое решение задачи". Данный термин представляется более адекватным, поскольку он подчеркивает, что охраняемый результат интеллектуальной деятельности должен указывать конкретные пути решения задачи, т.е. указывать на технические средства ее решения, раскрывать схему решения и быть осуществимым.

Сущность полезной модели как технического решения раскрывается через совокупность существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого при помощи полезной модели технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения этого технического результата.

Однако полезная модель - это не любое техническое решение, а только решение, относящееся к устройствам. В законе [4] также не дается определения того, что такое устройство. Для понимания сути этого термина необходимо обратиться к Положению о порядке составления заявки на полезную модель, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы и положения о порядке проведения информационного поиск по заявке на полезную модель [9]. Согласно [9] к устройствам как объектам полезной модели относятся конструкции и изделия, а именно: конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Под конструкцией традиционно понимается состав и взаимное расположение частей каких-либо машин, механизмов, аппаратов, установок, приспособлений и т.п. Конструкции характеризуются функциональной связью образующих их частей и пространственным расположением последних. Под изделием понимается устройство, которому придана товарная форма. Данное в [9] определение устройства позволяет считать таковым любой материальный объект, имеющий элементы конструирования.

Определение полезной модели как технического решения, относящегося к устройствам, является одним из критериев разграничения полезной модели и изобретения; если объектом полезной модели может быть только устройство, то объект изобретения гораздо шире - таковым помимо устройства может быть вещество, способ и др.

Помимо определения полезной модели и условий ее патентоспособности в ст. 3 закона [4] содержится исчерпывающий перечень решений, которые по определению не могут быть полезными моделями. Не признаются полезными моделями решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, а также решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Условия патентоспособности полезной модели

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Условия патентоспособности являются еще одним принципиальным отличием полезной модели от изобретения. Для признания технического решения изобретением необходимо, чтобы оно помимо новизны и промышленной применимости также отвечало требованию изобретательского уровня, т.е. для специалиста явным образом не следовало из уровня техники, а вот от полезной модели наличия изобретательского уровня не требуется.

Рассмотрим условия патентоспособности полезной модели. Согласно ст. 3 закона [4] полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не является частью уровня техники. "Уровень техники" - это термин, применяемый в патентном праве. Согласно норме ч. 3 п. 1 ст. 3 закона [4] уровень техники применительно к полезной модели включает любые сведения об устройствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а также сведения об их открытом применении в Республике Беларусь. При установлении новизны полезной модели в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Республике Беларусь другими лицами неотозванные заявки на изобретения и полезные модели, а также запатентованные в Республике Беларусь изобретения и полезные модели.

Новизна полезной модели определяется на дату приоритета. Понятие "приоритет" является ключевым в патентном праве; приоритет - это дата, определяющая первенство заявителя и дающая ему преимущество в получении патента перед другими лицами, заявившими аналогичное решение позднее. По общему правилу приоритет определяется по дате подачи заявки на получение патента. Кроме того, приоритет может быть определен на основании норм Парижской конвенции, о чем речь пойдет позднее.

Однако, несмотря на тождественность используемых терминов, новизна как условие патентоспособности полезной модели имеет иное содержание, нежели условие новизны изобретения. Отличие обусловлено используемым словосочетанием "совокупность существенных признаков", в результате чего патентуемое в качестве полезной модели техническое решение, представленное в виде устройства, будет считаться новым и в том случае, если функционирование этого устройства основано на известных принципах, в состав устройства включены уже известные элементы, но при этом в своей совокупности они образуют устройство, о более раннем создании которого нет сведений. В качестве еще одного отличия специалисты называют то, что методика установления новизны изобретения не может быть в полной мере распространена на оценку новизны полезной модели, поскольку эта методика в своей основе предполагает установление идентичности всех, а не только существенных признаков изобретения решениям, составляющим уровень техники.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности. В [9] достаточно подробно излагаются требования к оформлению заявки в части приведения сведений, подтверждающих возможность осуществления полезной модели. В частности, в заявке должна быть показана возможность осуществления полезной модели с реализацией заявленного назначения и получением результата, если он не следует очевидным образом из сущности полезной модели. В связи с этим промышленную применимость правильнее определять как практическую осуществимость патентуемого технического решения. При этом не имеют значения ни сфера предполагаемого использования, ни масштабы такого использования.

Авторы и патентообладатели

В отношении полезных моделей, как и в отношении других объектов промышленной собственности, законодатель выделяет два субъекта - автора и патентообладателя.

Автором полезной модели признается физическое лицо, творческим трудом которого она создана. Авторство презюмируется: при подаче заявки на получение патента не требуется документально подтверждать авторство в отношении заявляемой полезной модели, а лицо, указанное автором в выданном патенте, считается таковым, пока этот патент не будет оспорен и другое лицо не докажет свое авторство. Если полезная модель создана совместным творческим трудом нескольких граждан, то все они признаются ее авторами (соавторами). Порядок пользования правами на созданную в соавторстве полезную модель определяется соглашением между соавторами. При этом не признаются соавторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в ее создание, оказавшие автору или соавторам только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на полезную модель, а также способствовавшие ее использованию. Не признаются соавторами и должностные лица, которые содействовали автору в силу того, что они руководят организацией и поэтому выполняют различные мероприятия, способствующие созданию полезной модели. Не порождает соавторства и высказанная идея, не содержащая возможного конкретного решения технической задачи.

Патентообладателем является юридическое или физическое лицо, на имя которого зарегистрирован патент. Патентообладателем лицо может стать несколькими способами: получить патент, приобрести патент у другого лица или получить патент в порядке правопреемства. В связи с этим основания для обладания патентом можно подразделить на первоначальные и производные. Патентное законодательство определяет круг лиц, которые могут стать первоначальными патентообладателями. В соответствии со ст. 6 закона [4] право на получение патента на полезную модель принадлежит:

- автору (соавторам) полезной модели;

- физическому или юридическому лицу, являющемуся нанимателем автора полезной модели, в случае, если она имеет статус служебного объекта промышленной собственности;

- физическому и (или) юридическому лицу или нескольким физическим и (или) юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаны автором (соавторами) в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в патентный орган до момента регистрации полезной модели;

- правопреемнику (правопреемникам) указанных выше лиц.

Согласно Положения о служебных объектах промышленной собственности, полезная модель считается служебной, если она относится к области деятельности нанимателя при условии, что деятельность, которая привела к ее созданию, относится к служебным обязанностям работника, либо она создана в связи с выполнением работником конкретного задания, полученного от нанимателя, либо при ее создании работником были использованы опыт или средства нанимателя. Более подробно взаимоотношения автора и нанимателя по поводу служебных полезных моделей регулируются Положением о служебных объектах промышленной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.12.1998 N 1957 (в ред. от 02.02.2011 г.) [11], которое конкретизирует требования, предъявляемые к уведомлению о создании служебного объекта промышленной собственности: уведомление должно быть подписано работником и содержать характеристику созданного объекта, раскрывающую его с полнотой, достаточной для определения пригодности этого объекта в деятельности нанимателя, а также материалы, необходимые для оформления заявки на патент. Положение N 1957 возлагает на работника обязанность оказывать нанимателю помощь в оформлении материалов заявки и переписке с патентным органом. Со своей стороны наниматель обязан предоставить работнику копии материалов заявки, информировать о ходе экспертизы, а также предоставить возможность ознакомиться с перепиской по заявке.

Автор служебной полезной модели, патент на которую принадлежит нанимателю, имеет право на вознаграждение. Основанием для выплаты вознаграждения является заключаемый между нанимателем и работником договор; это может быть как трудовой договор (контракт), в который включают условия о вознаграждении, так и специально заключаемый договор, регулирующий только вопросы размера и порядка выплаты вознаграждения. Поскольку законодательство признает за автором право на получение вознаграждения, заключение договора, определяющего размер и порядок его выплаты, является для нанимателя обязательным. Более подробно вопросы выплаты вознаграждения регулируются Положением о порядке и условиях государственного стимулирования создания и использования объектов права промышленной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.03.1998 N 368 (в ред. от 05.09.2011 г. №1184) [12], которое предусматривает выплату трех видов вознаграждения: за создание объектов промышленной собственности; за их использование; вознаграждение лицам, содействующим созданию и использованию этих объектов. Эти правила применимы и к полезным моделям.

Процедура получения патента на полезную модель

Особенностью выдачи патентов на полезные модели является применяемая явочная процедура. Суть ее состоит в том, что в отношении поданной заявки на получение патента проводится только предварительная экспертиза, в ходе которой проверяются наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам полезной модели.

Заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел. Закон называет это требованием единства полезной модели. Более детально требование единства полезной модели изложено в [9]. Однако требование единства считается соблюденным, если заявка относится к полезной модели, охарактеризованной с развитием (или уточнением) признаков для частных случаев выполнения и (или) использования модели, не приводящих к замене или исключению одного или нескольких признаков. Для группы полезных моделей требование единства считается соблюденным, если одна из моделей предназначена для изготовления другой (или выступает в качестве составной части другой модели) либо это модели одинакового назначения, обеспечивающие получение одного и того же технического результата.

Требования к составу подаваемой заявки содержатся в ст. 14 закона [4]. Заявка должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) и предполагаемого патентообладателя;

- описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели;

- формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

- реферат.

Более детально требования к составляющим заявку документам определены в [9]. В частности, в [9] разъясняется порядок заполнения заявления, детально излагаются требования к описанию полезной модели, составлению ее формулы, реферата и т.п.

Одновременно с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки заявитель должен представить в патентный орган документ, подтверждающий уплату патентной пошлины либо освобождение от ее уплаты. Размеры патентных пошлин в настоящее время определены в приложении 23 к Налоговому кодексу Республики Беларусь (далее - НК) [13]. Льготы по уплате патентных пошлин перечислены в ст. 263 НК.

Предварительная экспертиза заявки на получение патента проводится в течение трех месяцев с даты поступления ее в патентный орган. Если в рамках предварительной экспертизы будет установлено, что заявка оформлена на предложение, которое не относится к объектам полезной модели, патентный орган принимает решение об отказе в выдаче патента.

В случае, когда объект, не признаваемый полезной моделью, охарактеризован в каком-либо пункте формулы заявленной полезной модели, патентный орган направляет заявителю запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, и предложением опровергнуть приведенные доводы. Если такой объект заявлен в составе группы полезных моделей, заявителю предлагается изъять его из формулы и описания полезной модели. Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы и не представил формулу полезной модели с предложенными в запросе изменениями, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если заявка с точки зрения состава или оформления документов не соответствует предъявляемым требованиям, патентный орган предлагает заявителю в двухмесячный срок представить требуемые документы; в случае непредставления таких документов заявка считается отозванной. Это означает, что заявителю для получения патента необходимо будет заново обратиться с заявкой, при этом дата приоритета полезной модели будет определяться по дате подачи новой заявки.

Заявка будет считаться отозванной и в том случае, если заявитель, подавший ее с нарушением требования единства полезной модели, в двухмесячный срок не сообщит, какое из предложений должно рассматриваться, и не представит уточненных документов (уточненное описание, формула, чертежи).

Статья 17 закона [4] предоставляет заявителю право в течение двух месяцев с даты подачи заявки внести в ее материалы исправления и уточнения, не изменяющие сущности заявленной модели. Если дополнительные материалы изменяют сущность полезной модели, т.е. содержат подлежащие включению в формулу полезной модели признаки, отсутствующие в первоначальном описании (формуле), их следует оформлять в качестве самостоятельной заявки.

Как мы уже отмечали, проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности не осуществляется.

Несмотря на то, что патент на полезную модель выдается по явочной процедуре, закон [4] предусматривает возможность проведения так называемого информационного поиска по заявке. Порядок проведения информационного поиска определен в [9]. Следует обратить внимание на то, что [9] в определенной степени ограничивают круг источников, используемых при проведении информационного поиска. Согласно [9] при проведении информационного поиска в уровень техники включаются документы, доступом к которым располагает патентный орган; однако тут же делается уточнение о том, что поиск производится в объеме, включающем патентную документацию Республики Беларусь, а также Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведомства, США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Швейцарии, Европейского патентного ведомства и ВОИС. Иными словами, патентное ведомство, проводя информационный поиск, использует только основные источники патентной информации, что не позволяет говорить об исчерпывающем характере проводимого патентного исследования и абсолютной достоверности полученных результатов.

Результаты информационного поиска оформляются в виде отчета, в котором приводится библиография документов, относящихся к предмету поиска. Таким образом, результатом информационного поиска является не ответ на вопрос о патентоспособности полезной модели, а только ссылка на документы, которые могут повлиять на новизну заявленной модели. Следует сказать о том, что проведение информационного поиска не является обязательным, несмотря на то, что патентный орган активно продвигает эту дополнительную платную услугу. При этом с точки зрения норм закона [4] результаты информационного поиска, в том числе свидетельствующие об отсутствии новизны заявленного решения, не влияют на возможность получения патента.

Необходимо заметить, что на практике под термином основные источники патентной информации понимаются, источники патентной информации по ведущим странам в искомой области техники. Ведущие страны определяются также тематической направленностью. Например, уборкой льна на технические цели занимается Россия, Республика Беларусь, Бельгия, немного Франция. По площадям посева первое место занимает США. Но в США выращивается лён кудряш для получения льняного масла.

Действие патента

Патент на полезную модель действует в течение 5 лет с возможным продлением этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 3 года. Право патентообладателя продлить действие патента не зависит от соблюдения каких-либо особых условий; для продления действия патента патентообладатель должен подать в патентный орган ходатайство и документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины.

Для поддержания патента в силе патентообладатель обязан ежегодно уплачивать патентную пошлину, размер которой зависит от оплачиваемого года действия патента. Как мы уже отмечали, размеры патентных пошлин определяются НК.

Порядок уплаты патентной пошлины определен в ст. 264 НК [13]. Патентная пошлина за каждый год действия патента уплачивается в течение текущего оплаченного года действия этого патента. Патентная пошлина может быть уплачена в течение 6 месяцев со дня наступления очередного неоплаченного года действия патента, и в этом случае патентная пошлина увеличивается на 50%; неуплата пошлины в течение указанного срока влечет автоматическое прекращение действия патента.

Особенностью действующего закона [4] является возможность восстановления патента, действие которого было прекращено вследствие неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе. Условием для восстановления действия патента является то, что не истек срок, на который был выдан патент. Для восстановления действия патента бывшему патентообладателю необходимо подать ходатайство в патентный орган, погасить задолженность по патентной пошлине, а также уплатить специальную пошлину за подачу ходатайства о восстановлении патента. Лица, которые в период с момента прекращения действия патента и до даты его восстановления стали использовать полезную модель или сделали для этого необходимые приготовления, в соответствии с законом [4] приобретают так называемое право послепользования, которое означает возможность безвозмездного использования полезной модели без согласия патентообладателя, но при условии нерасширения объема такого использования.

Рассмотрение споров, связанных с патентоспособностью

полезных моделей

Действие всякого патента ограничено установленными законом [4] временными рамками. В связи с этим после окончания срока, на который выдан патент, полезная модель становится общественным достоянием и может свободно использоваться любым заинтересованным лицом.

Кроме того, срок действия патента в ряде случаев может быть прекращен досрочно.

Во-первых, патентообладатель может в любой момент отказаться от патента.

Во-вторых, основанием для прекращения действия патента является неуплата патентообладателем ежегодной пошлины за поддержание патента в силе. Сведения о досрочном прекращении действия патента в связи с неуплатой ежегодной пошлины также публикуются в официальном бюллетене патентного органа.

В-третьих, действие патента может быть прекращено в связи с признанием его недействительным.

Исчерпывающий перечень оснований для признания патента недействительным содержится в законе [4]. Патент может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия охраняемой полезной модели условиям патентоспособности;

2) наличия в формуле полезной модели признаков, отсутствовавших в первоначальном описании (формуле);

3) неправомерного указания в патенте автора (соавторов) или патентообладателя (патентообладателей).

Рассмотрение споров, связанных с охраноспособностью полезных моделей, может осуществляться двумя инстанциями - Апелляционным советом при патентном органе (далее - Апелляционный совет) и судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь. При этом споры о признании патента недействительным в связи с несоответствием условиям патентоспособности, а также несоответствием указанной в патенте формулы указанной в поданной заявке первоначально рассматриваются Апелляционным советом и в случае несогласия заинтересованного лица с решением Апелляционного совета - Верховным Судом Республики Беларусь; спор о признании патента недействительным в связи с неправомерным указанием автора или патентообладателя рассматривается только в судебном порядке.

Апелляционный совет является специализированным подразделением Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь, которое осуществляет досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности в Республике Беларусь. Процедурные вопросы деятельности Апелляционного совета регулируются Положением о порядке подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.12.2009 N 1679 [14]. Заявители, не согласные с отказом в выдаче патента, обращаются в Апелляционный совет с жалобами; иные лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты решением патентного органа о выдаче патента, обращаются с возражениями. Поступившие жалобы рассматриваются Апелляционным советом в течение 1 месяца, возражения - в течение 6 месяцев. По результатам рассмотрения жалоб и возражений Апелляционный совет может принять решение об удовлетворении жалобы (возражения), о частичном удовлетворении или об отказе в удовлетворении жалобы (возражения). Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня его получения.

Статистика работы Апелляционного совета по рассмотрению споров, связанных с охраноспособностью полезных моделей, свидетельствует о том, что такие споры возникают крайне редко. Так, по данным, представленным на сайте Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусьв 2009 году в Апелляционный совет было подано всего 3 возражения против выдачи патента на полезную модель, из которых 2 было удовлетворено.

Конкуренция полезной модели и изобретения

Сущностное сходство полезной модели и изобретения делает актуальным вопрос о том, в форме какого объекта промышленной собственности охранять новое техническое решение. Ранее мы уже отмечали, что правовая охрана технических решений, представленных в виде устройств, может быть обеспечена как патентом на изобретение, так и патентом на полезную модель; однако, в отличие от изобретения, от полезной модели не требуется наличия изобретательского уровня, к ней применяется требование относительной новизны, да и патент выдается по явочной процедуре, без проверки соответствия патентуемого решения условиям патентоспособности, что позволяет очень быстро (в течение трех месяцев) и дешево получить патентную защиту. Однако явочная процедура выдачи патента, не предполагающая проверки соответствия заявленного решения условиям патентоспособности, позволяет получить патент на неохраноспособное решение, и такой патент вполне обоснованно именуется слабым, поскольку в любой момент может быть оспорен любым заинтересованным лицом. Именно поэтому субъект, желающий получить патентную защиту определенного технического новшества, стоит перед выбором: простота получения патента на полезную модель в значительной мере уравновешивается очевидной слабостью и менее продолжительным сроком действия патента.

Закон [4] предусматривает возможность преобразования заявок: заявка на получение патента на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель и наоборот. Заявитель вправе до даты публикации сведений о заявке на изобретение преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи в патентный орган соответствующего заявления. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до даты получения заявителем решения о выдаче патента на полезную модель, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента - до истечения срока на обжалование этого решения, который согласно п. 2 ст. 25 закона [4] составляет 3 месяца.

Более сложным является вопрос о возможности после получения патента на полезную модель заявить это же техническое решение в качестве изобретения. Несмотря на кажущуюся абсурдность ситуации, заявителю, уже обладающему патентом на полезную модель и желающему повысить статус охраняемого решения до уровня изобретения, может быть отказано в выдаче патента на изобретение в связи с отсутствием новизны, поскольку ранее выданный патент на полезную модель включается в уровень техники, а норма закона [4] не уточняет, что речь идет только о патентах, полученных другими лицами. В этой ситуации заявитель может попытаться воспользоваться установленной ст. 2 закона [4] в отношении изобретения льготой по новизне, аналогичной льготе по новизне, применяемой в отношении полезной модели. Однако эта возможность ограничена 12-месячным сроком, исчисляемым с момента раскрытия информации, каковым в данном случае будет подача заявки на получение патента на полезную модель. В связи с этим наиболее оптимальным вариантом является одновременная подача заявок на получение патента на изобретение и на полезную модель. Защита технического решения, патентоспособного в качестве изобретения, патентом на полезную модель является более эффективным способом защиты прав заявителя, нежели предусмотренный законом [4] механизм временной правовой охраны заявленного изобретения. При этом одновременная подача заявок будет означать, что запатентованная полезная модель не будет обладать более ранним приоритетом и не может быть противопоставлена патентуемому изобретению. По получении патента на изобретение патентообладатель может отказаться от патента на полезную модель, в частности, перестав поддерживать его в силе. К слову, действующий закон [4] прямо не запрещает и одновременное существование патентов на изобретение и полезную модель, предметом которых является одно и то же техническое решение; проблемы могут возникнуть только в том случае, если патентообладатель пожелает распорядиться каким-либо из патентов и в результате появится несколько субъектов, обладающих исключительным правом на один и тот же результат интеллектуальной деятельности.

Права, обеспечиваемые патентом на полезную модель

Согласно норме п. 2 ст. 1 закона [4] патент на полезную модель удостоверяет авторство, приоритет полезной модели, а также исключительное право на ее использование.

Исключительное право на использование включает право использовать полезную модель по своему усмотрению, если это не нарушает прав других лиц, а также право запрещать использование модели другим лицам. Нарушением исключительного права патентообладателя признаются осуществленные без его согласия изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта или изделия, изготовленных с применением запатентованной полезной модели.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой. Формула является ключевым элементом в определении правовой охраны, обеспечиваемой патентом. Она представляет собой логическое понятие, объективно соответствующее техническому решению задачи. В п. 5 ст. 1 закона [4] формула полезной модели определяется как логическое описание модели совокупностью всех ее существенных признаков, служащее для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Формула выполняет одновременно две функции: техническую и правовую. Техническая функция выражается в том, что по формуле определяют сущность полезной модели и на ее основе осуществляют запатентованное техническое решение. Правовая функция состоит в том, что формула определяет объем защищаемых прав. Именно по формуле определяют факт использования полезной модели, устанавливают факт нарушения патента, а также определяют патентную чистоту продукции.

Согласно закона [4] использованием полезной модели признается введение в гражданский оборот продукта, изготовленного с применением запатентованной полезной модели. В свою очередь, продукт признается изготовленным с применением запатентованной полезной модели, если в нем использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему. В этой связи можно отметить, что патент на полезную модель обеспечивает такую же охрану, что и патент на изобретение.

Действие исключительного права на полезную модель осуществляется патентообладателем в период действия патента начиная с даты публикации в официальном бюллетене патентного органа сведений о выдаче этого патента.

В отношении исключительного права, удостоверяемого патентом на полезную модель, закон [4] устанавливает ряд изъятий: в ст. 10 закона перечисляются действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя. К числу таких случаев относятся: применение средств, в которых использованы защищенные патентами полезные модели, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории Республики Беларусь и используются для нужд соответствующего транспортного средства; проведение научного исследования или эксперимента над средством, в котором использована защищенная патентом полезная модель; применение средств, содержащих защищенные патентами полезные модели, в случаях возникновения чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации; применение средств, в которых использованы защищенные патентами полезные модели, в личных целях без получения прибыли; применение, предложение к продаже, продажа, ввоз или хранение для этих целей продукта, содержащего защищенную патентом полезную модель и введенного в гражданский оборот в Республике Беларусь без нарушения прав патентообладателя.

Распоряжение правами, вытекающими из патента

на полезную модель

Исключительное право использования полезной модели, обеспечиваемое патентом, не ограничено в гражданском обороте. Патентообладатель может по договору уступить патент другому лицу, а также передать право использования полезной модели другому лицу по лицензионному договору; имущественные права, вытекающие из патента, могут быть предметом залога.

И в отношении договора уступки патента, и в отношении лицензионного договора закон [4] устанавливает требование регистрации в патентном органе. Согласно норме закона [4] без такой регистрации договоры считаются недействительными. Порядок регистрации определяется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 N 346 "О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки, договоров залога прав на объекты права промышленной собственности и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)" (в ред. от 23.07.2010 N 1105) [15], а также принятой в его развитие Инструкцией о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки, договоров залога прав на объекты промышленной собственности и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), утвержденной постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 N 6 (в ред. от 01.07.2010 N 16) [16].

В отношении защищенной патентом полезной модели может применяться механизм принудительного лицензирования. При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем полезной модели в течение трех лет с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованную полезную модель, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование полезной модели обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей.

Защита прав, вытекающих из патента на полезную модель

Закон [4] не содержит специальных норм, посвященных защите нарушенных патентных прав. В связи с этим в случае нарушения патента на полезную модель патентообладатель может использовать способы защиты гражданских прав, названные в ст. 11 ГК, а также специальные способы защиты исключительных прав, приведенные в ст. 989 ГК. Из числа наиболее эффективных способов защиты можно назвать требование возмещения убытков, причиненных нарушением патента, а также предусмотренная ст. 989 ГК возможность изъятия материальных объектов, созданных в результате нарушения исключительного права патентообладателя (конфискация продукции, произведенной с нарушением патента на полезную модель). Также можно назвать такую меру защиты, как публикация о допущенном нарушении исключительного права с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право.

Основной вопрос, связанный с защитой прав на полезную модель, состоит в том, что патентообладатель должен доказать сам факт нарушения патента, т.е. доказать, что в изделии, произведенном и (или) распространяемом ответчиком, используются все существенные признаки, приведенные в формуле защищенной патентом полезной модели. На практике имеют место случаи, когда суд отказывает патентообладателю в его требованиях именно потому, что в спорной продукции используются не все, а только отдельные признаки запатентованной полезной модели. В качестве примера можно привести следующее дело. Решением судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь было отказано закрытому акционерному обществу (ЗАО) в иске к другому субъекту хозяйствования - обществу с ограниченной ответственностью (ООО) - о защите исключительного права на полезную модель. ЗАО, являясь обладателем патента Республики Беларусь N 11U на полезную модель "Машина для ремонта дорожных и аэродромных покрытий", в исковом заявлении указало, что ответчик при изготовлении рециклера асфальтобетона мод. ЕМ-3200 использует техническое решение, защищенное патентом на полезную модель, в связи с чем потребовало взыскать с ООО убытки в размере 2075 тыс. руб. Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что при производстве машины ответчиком были использованы не все признаки формулы полезной модели по патенту N 11U; в частности, ответчиком не используются следующие признаки полезной модели: "боковые стенки топочной камеры имеют в верхней части шарнирное соединение с емкостью и являются свободнокачающимися"; "сливной лоток выполнен поворотным и обогреваемым". В связи этим суд пришел к выводу, что при изготовлении своего рециклера асфальтобетона ответчик не использовал запатентованную истцом полезную модель и соответственно не нарушил исключительное право ЗАО. Эта ситуация для ЗАО «Ремавтодор» имела продолжение по аннулированию частично патента № 2617 ЗАО на изобретения по новизне по ссылке на 1946 г.

Международные аспекты

Относительный уровень технического прогресса решения, защищаемого в форме полезной модели, предопределяет ее локальный характер. По статистике Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь при патентовании полезных моделей на долю иностранных заявителей приходится порядка 5% поданных заявок. Активность отечественных субъектов хозяйствования по зарубежному патентованию полезных моделей также невелика. Несмотря на это, хотелось бы обратить внимание на основные положения, которые могут быть использованы при патентовании полезных моделей в других странах.

Основой для зарубежного патентования является Парижская конвенция. Согласно ст. 1 Парижской конвенции полезные модели являются объектами промышленной собственности. При получении патентов в зарубежных странах имеют значение закрепленный в ст. 2 Парижской конвенции принцип национального режима, а также закрепленное в ст. 4 Парижской конвенции правило о конвенционном приоритете. Согласно правилу о конвенционном приоритете любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент в одной из стран Союза по охране промышленной собственности, пользуется в других странах правом приоритета в течение определенных Парижской конвенцией сроков; для полезных моделей этот срок составляет 12 месяцев.

Парижская конвенция также содержит правило о временной правовой охране, согласно которому страны - участницы Парижской конвенции предоставляют временную правовую охрану патентоспособным полезным моделям, содержащимся в товарах, экспонируемых на официально признанных выставках, организованных на территории этих стран.

Статья 32 закона [4] посвящена патентованию объектов промышленной собственности в зарубежных странах. До подачи заявки на получение патента на полезную модель в зарубежных странах заявитель обязан подать такую заявку в Республике Беларусь и сообщить в патентный орган о намерении запатентовать полезную модель в зарубежных странах. Если в течение трех месяцев патентный орган не установит запрет, заявка на получение патента может быть подана и за рубежом. Однако данную норму следует признать декларативной, поскольку действующее законодательство не устанавливает ответственности на нарушение указанного выше требования. Право белорусского физического или юридического лица подать заявку и получить патент на полезную модель в другом государстве обеспечивается нормами Парижской конвенции, и эта возможность не зависит от соблюдения заявителем каких-либо предварительных условий, установленных национальным законодательством государства заявителя.

Возможность патентования новых технических решений, относящихся устройствам, в качестве полезных моделей позволяет изобретателям и хозяйствующим субъектам быстро и эффективно защищать новые разработки.

С учетом того, что патент на полезную модель обеспечивает такой же объем правовой охраны разработки, что и патент на изобретение, полезная модель является в определенной мере альтернативой изобретению в охране технических новшеств. К числу очевидных плюсов полезной модели как формы правовой охраны следует отнести возможность получения правовой охраны технических решений, "не дотягивающих" до уровня изобретения, а также явочную процедуру получения патента. К минусам следует отнести непродолжительный срок действия патента, а также его потенциальную слабость, обусловленную отсутствием экспертной оценки патентоспособности того технического решения, на которое выдан патент.

Но если заявитель не только использует преимущества, которые даёт полезная модель (быструю охрану), но и помнит о возможных исках и аннулировании патента, то он должен очень хорошо готовится к регистрации заявки, путём проведения информационного поиска. Ни одна фирма не согласится платить за патент на полезную модель, по которой не был проведен официальный поиск и правильно составлен первый пункт формулы на полезную модель, чтобы он обеспечивал максимальный объём охраны и одновременно не допускал возможность аннулирования. Эта концепция в полной мере относится в первую очередь и к изобретениям.

Не секрет, что некоторые заявители подают заявки на полезные модели ради рейтинга или получения авторами вознаграждения за создание полезной модели, после получения которого, просто забывают о ней. Но это просто издержи системы. Данная тенденция наблюдается со времён Советского Союза.

В то же время не вызывает сомнений значение полезной модели как формы временной охраны технического решения, которое предполагается в качестве изобретения, а также для защиты от конкурентов устройств не в полной мере соответствующих изобретательскому уровню. Причём это, как правило, субъективная оценка самого заявителя. Практика защиты патентом на полезную модель широко используется и за рубежом, например, в Германии. Патент на полезную модель в Германии, часто именуемый немецкими изобретателями «младшим братом» германского патента на изобретение, используется в соответствующих ситуациях, таких как обычное проектирование.

Но обычное проектирование в некоторых случаев соответствует изобретательскому уровню, в тех случаях насколько глубоко изучается уровень техники.

В заключение необходимо отметить, что по состоянию на 30 декабря 2011 г. в НЦИС было зарегистрировано 1858 заявок на выдачу патентов на изобретения и 1081 заявка на выдачу патентов на полезные модели, что составляет соотношение 1:0,6, практически установившийся среднестатистический показатель по стране. Вероятно, что в связи с увеличением базовой величины, некоторые наниматели не смогут платить 1 000 000 бел. руб. за создание каждой полезной модели. Придётся делать выбор на основании Положения о служебных ОПС п.11 [11], по которому наниматель утрачивает интерес в получении патента на служебный ОПС при условии его бесперспективности использования или по другим основаниям. Количество заявок на полезные модели, поданные в 2012г. может уменьшиться в сравнении с 2011г. на 20-25%.

Но защита патентной моделью в некоторых случаях предпочтительнее защиты заявкой на изобретение. В определённой мере это наш вариант отсроченной экспертизы.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: